Ноу-хау лицензионный договор

Ноу-хау лицензионный договор

Обычно составлению договора предшествуют переговоры, касающиеся области применения ноу-хау и длительности обязательств сторон.

При приобретении лицензии на ноу-хау лицензиар боится раскрыть ноу-хау до заключения договора, опасаясь, что лицензиат воспользуется полученной информацией и откажется от подписания договора. С другой стороны, лицензиат опасается, что секретом уже владеют или в ближайшее время будут владеть конкуренты, и он не получит экономические преимущества, на которые рассчитывает.

Поэтому на практике применяется заключение опционного соглашения, по которому лицензиат обязуется не сообщать, не разглашать, не использовать до момента заключения лицензионного договора сведений, полученных от лицензиара и имеющих конфиденциальный характер. Лицензиар обязуется в течение этого же времени не вести переговоры с другими потенциальными покупателями. Кроме того, при заключении опционного соглашения устанавливаются основные условия возможного лицензионного договора.

По лицензионному договору о передаче ноу-хау лицензиату предоставляется право на использование секретов производства и опыта, не запатентованных их владельцами.

В лицензионной практике наиболее типичным является соглашение, по которому покупателю лицензии предоставляется право на использование запатентованного изобретения с одновременной передачей технической документации и технического опыта.

Договором определяются предмет сделки, его цена, срок действия, время и место исполнения договора, права и обязанности сторон /включая передачу, прием, платежи и сроки/, ответственность сторон в случае невыполнения обязательств, основания для освобождения от ответственности или прекращения действия договора.

В предмете договора определяются и описываются точно и недвусмысленно все права и сведения, которые предоставляются, объем этих прав, порядок и условия их передачи и использования.

В договор включается условие о неразглашении ноу-хау как в период срока действия договора, так и после его окончания, что должно гарантироваться лицензиатом. Часто в соглашениях оговаривается порядок ознакомления сотрудников лицензиата с ноу-хау во избежание разглашения.

Наиболее характерным условием в лицензионных соглашениях, ограничивающим лицензиата в использовании ноу-хау, является обязанность:

не передавать приобретенные знания и опыт третьей стороне в течение срока действия соглашения и в среднем до 5 лет после окончания срока его действия;

указывать в рекламных документах или на выпускаемой продукции, что она изготовлена по лицензии другой фирмы,

не предоставлять сублицензий на ноу-хау, так как это может повлечь его утрату.

Ноу-хау лицензионный договор

Лицензионный договор о передаче ноу-хау отличается от патентной лицензии и по своей правовой основе, и по объекту отчуждаемых прав. В основе предоставления права использования ноу-хау лежит не исключительное право, а фактическая монополия на объект соглашения. Ноу-хау в отличие от запатентованного изобретения нельзя использовать, не получив его от лицензиара. Следствием этого является необходимость не только предоставления по договору права использования, но и передачи самого ноу-хау в полном объеме.

У обладателя ноу-хау отсутствует на него исключительное право, следовательно, рассматриваемый договор, строго говоря, не является лицензионным, так как его предметом является предоставление самого ноу-хау, а не исключительного права на его использование.

Часто договор о передаче ноу-хау называют беспатентной лицензией, по которой передаются сведения технического, организационного, экономического и другого характера, по различным причинам не получившие правовой (патентной) охраны на территории действия соглашения. Так как важнейшим свойством ноу-хау является его неизвестность третьим лицам, то обеспечение конфиденциальности соглашения о передаче ноу-хау является необходимым условием договора о передаче ноу-хау. Другим существенным условием договора о передаче ноу-хау, как правило, является запрещение выдачи сублицензий лицензиатом. Содержание использования ноу-хау определяется соглашением сторон.

Соглашения о передаче ноу-хау могут представлять собой самостоятельный вид договоров, а также могут быть включены отдельными разделами в лицензионные соглашения об использовании патента. Ноу-хау могут быть переданы как в материальной форме ( в виде различного рода документации, образцов и др.), так и в нематериальной форме (в виде оказания технической помощи, обучения, управленческих услуг).

Портал «Юристъ» — Ваш успех в учебе и работе!

Гражданское право

Закон пресекает посягательства на имущественные и личные интересы обладателя ноу-хау со стороны третьих лиц при наличии как минимум четырех условий: техническая или иная информация представляет действительную или потенциальную коммерческую ценность; эта информация неизвестна третьим лицам; к ней у третьих лиц нет доступа на законном основании; обладатель информации принимает надлежащие меры к охране ее конфиденциальности (ст.

Любое лицо, неправомерно использующее ноу-хау, принадлежащее другому лицу, обязано возместить ему убытки. Только лицо, самостоятельно и добросовестно получившее такую информацию, вправе использовать ее без каких бы то ни было ограничений.

Ноу-хау нередко передается его обладателем в качестве вклада в уставный фонд акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. Одним из наиболее распространенных законных оснований приобретения конфиденциальной информации является договор о передаче ноу-хау, приводящий в действие весь механизм обязательственно-правовой защиты имущественных интересов как обладателя ноу-хау, так и приобретающей стороны.

Заключение и существенные условия договора о передаче ноу-хау. Договор о передаче ноу-хау может заключаться по инициативе как обладателя ноу-хау, так и его приобретателя. К числу существенных относятся, в частности, условия о предмете, цене, сроках и порядке передачи ноу-хау. Поскольку на ноу-хау у его обладателя отсутствует исключительное право, рассматриваемый договор не является лицензионным и его предметом служит передача самого ноу-хау (а не исключительного права на его использование). Вследствие этого в договоре необходимо подробно описать все элементы передаваемой конфиденциальной информации. Обычно это делается в отдельном приложении. Как и в лицензионном договоре, важное значение придается соблюдению конфиденциальности передаваемой информации.

Права и обязанности сторон. Передающая сторона обязана предоставить получающей стороне информацию в наиболее полном объеме, гаран-

тировать ее техническую осуществимость и оказать помощь в ее освоении. Основное право данной стороны — получить установленную плату за ноу-хау. Размер этой платы может строиться по аналогии с лицензионным вознаграждением: паушальная сумма; роялти; сочетание паушального платежа и роялти.

Получающая сторона вправе требовать передачи исчерпывающих сведений о ноу-хау и обязана оплатить их обусловленным способом.

Характер и объем прав и обязанностей сторон зависят от намерений сторон. Передавая ноу-хау, его обладатель может сохранить за собой право использования данного ноу-хау. Напротив, в договоре может быть предусмотрено, что ноу-хау вправе использовать и даже передавать по договорам третьим лицам только получатель ноу-хау. В зависимости от вида договора устанавливается и его цена. Обычно в этой связи говорят о договорах о передаче ноу-хау на исключительной и неисключительной основе, а также о «сублицензиях» (по аналогии с лицензионными договорами)*.

При передаче ноу-хау за границу (отдельно или вместе с выдачей лицензии на изобретение либо другой охраняемый объект) стороны согласовывают также валюту платежа и порядок расчетов, порядок получения экспортного разрешения (если оно необходимо), применимое право, подсудность и порядок разрешения споров.

Ответственность сторон по договору о передаче ноу-хау. Стороны вправе установить в договоре ответственность за нарушение взаимных обязательств: за несвоевременную передачу информации, несоблюдение ее конфиденциальности, неперечисление вознаграждения, неосвоение ноу-хау, приведшее к неполучению прибыли и невыплате роялти. Ответственность выступает в форме уплаты неустойки (штрафа, пени) и возмещения убытков в виде как реального ущерба, так и упущенной кредитором выгоды.

Читайте так же:  Патент вид на жительство

Регистрация ноу-хау в Роспатенте

Руководитель управления правовой защиты интеллектуальной собственности, патентный поверенный № 1947

Патентный поверенный № 1947. Более 17 лет юридической практики.

Ноу-Хау (know how) — техническая, организационная или коммерческая информация, которая имеет коммерческую ценность в связи с ее неизвестностью третьим лицам. Причем к информации, которая носит статус ноу-хау не должно быть свободного доступа. Обычно в отношении данного объекта собственности на предприятии, на котором он применяется, вводят режим коммерческой тайны.

Ноу-хау как альтернатива патентованию

Ноу-хау может быть применено как альтернатива патентованию изобретения. Однако, если получение патента подразумевает раскрытие сведений и их правовую защиту, то коммерческая тайна основывается на строгом неразглашении информации о разработке, поскольку, в случае распространения секретной информации защитить свою разработку будет уже невозможно. В отличие от патента для защиты ноу-хау не требуется регистрации и раскрытия информации о сущности решения.

В отличие от действия патента, права на ноу-хау сохраняются перед правообладателем до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность информации

Лицензионный договор о передаче Ноу-Хау с изобретателем

При заключении договора о передаче прав на ноу-хау применяются нормы законодательства о лицензионных, авторских и других договорах, предусматривающих передачу интеллектуальной собственности.

Данный объект собственности может передаваться как с помощью заключения договора о передаче ноу-хау, так и в рамках лицензионного договора или договора франчайзинга.

Обратите внимание, что договор о передаче ноу-хау не подлежит регистрации в Роспатенте, однако если передача происходит в рамках других договоров и основным объектом сделки выступает иной объект собственности, например товарный знак, применяются общие принципы регистрации договоров.

Особенностью передачи прав на ноу-хау по лицензионному договору являются особые условия по продолжительности его действия: если в договоре не указан срок его действия, любая сторона договора вправе отказаться от его исполнения, предупредив вторую сторону не позднее, чем за 6 месяцев.

Опционный или предлицензионный договор заключается между правообладателем и приобретателем ноу-хау для предотвращения утраты прав на секрет производства.

Заключение договора о передаче ноу-хау сопровождается большим риском для обеих сторон сделки. При согласовании договора правообладатель должен в той или иной мере раскрыть перед приобретателем часть сведений, составляющих секрет производства, хотя гарантии последующего заключения договора отсутствуют. Приобретатель же рискует в той части, что правообладатель может разгласить сведения, составляющие секрет производства, что приведет к утрате его прав на ноу-хау или сведения, составляющие ноу-хау могут стать известными третьим лицам.

Эксперты нашего Патентного Бюро рекомендуют для снижения риска утраты прав на секрет производства заключать предварительный договор или, как его еще называют, опционный договор на ноу-хау, который позволит правообладателю передать часть информации о секрете производства и сохранить конфиденциальность.

Чем мы можем быть Вам полезными

Патентные поверенные и юристы нашего Бюро проведут подробную консультацию по защите Вашего секрета производства, а также помогут подготовить договоры о передаче ноу-хау и сопроводят сделку.

Лицензионный договор на ноу хау: образец

Что представляет собой лицензионный договор ноу-хау? Какие существенные условия он должен содержать?

Для начала поясним, как переводится иностранное слово «ноу-хау». Если дословно перевести с английского языка, то данный термин означает «знаю как» (know how) и представляет собой сведения любого характера (изобретения, оригинальные технологии, знания, умения и т.п.), которые охраняются режимом коммерческой тайны и могут быть предметом купли-продажи или использоваться для достижения конкурентного преимущества над другими субъектами предпринимательской деятельности.

Эти сведения, чаще всего, бывают экономическими, организационными. Данные сведения должны иметь коммерческую ценность по причине их неизвестности третьим лицам. Возможна эта ценность будет не сейчас, а в будущем, то есть речь идет о потенциальной ценности (п.1 ст.1465 ГК РФ).

Отметим, что не может считаться ноу-хау сведения, к которым у третьих лиц есть доступ на законном основании (п.2 ст.1465 ГК РФ).

Что представляет собой лицензионный договор на передачу ноу-хау?

К существенным условиям такого лицензионного договора относятся:

способ передачи знаний и опыта;

порядок выплаты вознаграждения.

По общему правилу общий срок лицензионного договора не может превышать срок действия исключительного права на объект. Например, для товарных знаков — 10 лет с даты подачи заявки (п. 1 ст. 1491 ГК РФ).

Лицензионный договор на передачу ноу-хау не подлежит государственной регистрации.

К участникам сторон по лицензионному договору применимы ограничения относительно разглашения информации. Понятия «ноу-хау» и «коммерческая тайна» тесно взаимосвязаны, о чем свидетельствует многочисленная судебная практика, рассматривающая споры по интеллектуальным правам.

Нюансы заключения лицензионного договора

Правообладатель «ноу-хау» имеет право:

использовать его любым не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений (ст.1229 ГК РФ);

распоряжаться исключительным правом на него (п.1 ст.1466 ГК РФ).

Исключительное право на ноу-хау действует до тех пор, пока сведения, составляющие его содержание, не перестанут быть конфиденциальными (ст.1467 ГК РФ). С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

При этом на практике нередки ситуации, когда схожей секретной информацией владеют несколько лиц, которые стали обладателями такой информации добросовестно и независимо друг от друга (п.2 ст.1466 ГК РФ).

Что говорят суды по поводу использования «ноу-хау»?

Судебные баталии относительно разглашения секретов производства, прежде всего, обусловлены миграцией людей из одной компании в другую. Согласно ст.1469 ГК РФ, лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства. Это объясняется той же необходимостью сохранить коммерческую ценность секрета производства в случаях, когда лицензиат перестал быть связан условиями такого лицензионного договора.

Так, ввиду своей трудовой деятельности, работникам становится известна некая информация, связанная с технологией изготовления продукция, в отношении которой введен режим коммерческой тайны.

Такие споры довольно часто рассматривает суд по интеллектуальным правам.

В одном из подобных споров, работник разгласил новому работодателю информацию, ставшую известной ему на предыдущей работе. А новый работодатель разместил на своем сайте ссылки на рабочие чертежи индукторов магнитно-гидродинамических перемешивателей и предоставил возможность их скачивания любым иным образом.

Как установили суды, модели индукторов и чертежи на них были разработаны в Университете на кафедре «Электротехнология и электротехника» коллективом авторов, в свою очередь которые, не были защищены какими-либо правами, поскольку изобретенная в 1989 году конструкция индукторов в настоящее время является общедоступной, и была раскрыта публично, в том числе в научных работах, публикациях, диссертациях.

Однако суду не были представлены доказательства о перечне информации, составляющей коммерческую тайну:

расписка об ознакомлении работника с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну;

расписка об ознакомлении работника с установленным работодателем режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение;

сведения о произведенном учете лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну;

документ, которым установлен объем сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну и порядок ее защиты;

не был установлен порядок обращения с информацией и контроль за соблюдением такого порядка.

И на основании вышеизложенного, судебная коллегия отказали истцу (бывшему работодателю) в удовлетворении иска (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2017 г. №С01-922/2017 по делу №А33-28905/2016).

Читайте так же:  Спор на пресс

Лицензионный договор на секрет производства: риски и пути их нейтрализации

Предметом обсуждения на прошедшем в конце марта ХIV Форуме по интеллектуальной собственности, разумеется, последние поправки в четвертую часть Гражданского кодекса РФ. Но не только они — участники поделились опытом и по другим, уже «привычным» проблемам, например рискам при заключении лицензионного договора в отношении секрета производства (ноу-хау).

Возмездная передача секрета производства всегда вызывала много вопросов, ведь защитить информацию, имеющую секретный статус, сложнее вдвойне, если она может приносить доход. Свое выступление на форуме руководитель юридичес­кого департамента компании «БАСФ» Алексей Большаков посвятил именно этой теме — рис­кам, которые возникают при передаче правообладателем ноу-хау по лицензионному до­говору.

Пренебрегать мерами по охране коммерческой тайны не стоит

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности (далее — РИД), в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности.

При этом сведения должны отвечать следующим критериям:

  • должны иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам;
  • у третьих лиц не должно быть к ним свободного доступа на законном основании;
  • в отношении таких сведений обладателем должен быть введен режим коммерческой тайны (далее — КТ) (ст. 1465 ГК РФ).

Ноу-хау может быть не любая информация, а лишь та, которая имеет четыре характерных ключевых признака:

  • ноу-хау прежде всего является РИД, то есть необходим интеллектуальный вклад в создание секрета производства (обычная база данных не может быть ноу-хау, а значит, не будет защищаться ГК РФ и иными законами);
  • необходимо проведение оценки РИД, не только теоретичес­кой, но и практической. Его ценность должна быть отражена в бухучете компании; иными словами, оценка должна быть обоснованной;
  • необходимо соблюдение режима КТ в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (далее — Закон о КТ). Это очень важный элемент, без которого вся конструкция ноу-хау «рассып­лется». Если этот режим будет нарушен по вине правообладателя (лицензиара), то претендовать на законность и реальность сделки не стоит.

По словам А. Большакова, судебная практика показывает, что при передаче ноу-хау по лицензионному договору стоит обратить внимание на следующую часть дефиниции: ноу-хау — это сведения, «к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны». Здесь наблюдается жесткая связь с Законом о КТ (п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона о КТ).

Иными словами, понятия «ноу-хау» и «коммерческая тайна» оказались сильно переплетены. По мнению А. Большакова, ноу-хау без соблюдения режима КТ существовать не может. Стоит отметить, что данная ситуация несущественно изменится и с 1 октяб­ря 2014 г. в связи с вступлением в силу Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (см. «ЭЖ», 2014, № 12, с. 07, 13).

Закон о КТ устанавливает следующие меры по охране КТ (ст. 5):

  • определение перечня информации, составляющей КТ;
  • ограничение доступа к информации, составляющей КТ, путем установления порядка обращения с ней;
  • ведение учета лиц, имеющих доступ к информации КТ, и тех, кому она была предоставлена;
  • урегулирование отношений относительно информации, составляющей КТ, с работниками в трудовых договорах, с контрагентами — в гражданско-правовых договорах;
  • нанесение грифа «коммерчес­кая тайна» на материальные носители.

А. Большаков подчерк­нул, что если при передаче информации правообладатель рассчитывает получить вознаграждение, то ему необходимо убедиться, что все перечисленные меры были предприняты.

Ведь если возникнет спор по части разглашения КТ, то в суде именно лицензиару придется доказывать, что он сделал все для охраны КТ в компании, в том числе в отношении той информации, которая входит в предмет договора. Однако на деле перечисленные меры безопасности бизнесмены игнорируют, а проще говоря, в большинстве компаний режим КТ вовсе отсутствует.

Детальная регламентация порядка передачи ноу-хау обеспечит его секретность

Привлечь к гражданско-правовой (материальной) ответственности за разглашение КТ можно и сотрудников компании (п. 2 ст. 1470 ГК РФ), и ее контрагентов (п. 3 ст. 1469 ГК РФ). В отношении первой категории лиц речь может идти о дисциплинарной ответственности (п. 2 ст. 14 Закона о КТ), возмещении причиненных убытков, а в отношении второй также и о взыскании заранее определенной суммы компенсации за разглашение конфиденциальной информации. Кроме того, существует и уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).

Однако применить данные меры ответственности, считает А. Большаков, сложно, если не доказать, что разглашенные сведения составляли КТ и разгласило их именно данное лицо. Кроме того, лицо может не знать, что использует секретную информацию незаконно, например, когда получает доступ к ней в результате случайности или ошибки. Не нужно забывать, что в эту ловушку легко попасть, если принимают ноу-хау одни сотрудники, а непосредственно работают с ним другие, трудовая функция которых не предполагает работу с чужой конфиденциальной информацией и/или которые письменно не предупреждены о необходимости сохранения ноу-хау в тайне.

Поэтому задача руководства компании состоит в том, чтобы при создании и работе с ноу-хау все лица, которые могут так или иначе знать о его существовании и содержании, были письменно уведомлены об их работе с информацией, составляющей КТ. И, разумеется, ознакомлены с мерами и видами ответственности, предусмотренной за нарушение режима КТ.

Говоря также об ответственности лицензиата за разглашение ноу-хау, стоит подумать об использовании юрисдикции, в которой существует институт заранее оцененных убытков. В данном случае достаточно будет доказать лишь сам факт разглашения КТ и то, что это разглашение произошло по вине контрагента. В России законодательно данный институт не закреплен, и в судебной практике хоть и встречаются решения, признающие правомерность заранее определенных убытков, но они являются скорее исключением. Чтобы обезопасить себя финансово от недобросовестных действий лицензиата, правообладателю-лицензиару можно было бы воспользоваться и этим правовым инструментом.

Но, несмотря ни на что, полностью исключить разглашение КТ, скорее всего, не получится в силу специфики информации. Однако в силах лицензиара сделать все возможное, исключив воздействие «человеческого фактора». Необходимо дать понять людям, насколько негативными для них будут последствия разглашения КТ.

Что касается исков о привлечении разгласивших КТ к ответственности, особенно к уголовной, то суды часто отказывают заявителям по таким делам по формальным основаниям.

Проблемы передачи секрета производства — разглашение и формулировка

При передаче ноу-хау по лицензионному договору возникает немало проблем, но основных проблем две — это защита секрета производства от разглашения и определение предмета договора.

Для решения первой проблемы, как уже было сказано, необходимо правильно оформить режим КТ у лицензиара, а также обеспечить сохранность сведений при их передаче (составить детальный перечень) и использовании.

Ноу-хау существует, пока оно неизвестно широкому кругу лиц. Как только информация получает распространение, она теряет эксклюзивность, секретность, а следовательно, коммерческую ценность. Именно поэтому правильное оформление режима КТ, по мнению А. Большакова, очень важно.

Читайте так же:  Заявление на загранпаспорт смена фамилии образец

Кроме того, ноу-хау должно быть в обязательном порядке задокументировано. Лицо, которое будет такой документацией заниматься, должно быть под расписку уведомлено о том, что работает со сведениями, составляющими секрет производства и не подлежащими разглашению, и о мерах ответственности, которые ему грозят за нарушение запрета на разглашение.

При непосредственной передаче ноу-хау лицензиар и лицензиат должны понимать, что была передана вся необходимая информация, зафиксированная на конкретном материальном носителе, конкретному лицу с конкретными обязанностями. В договоре следует прописать все детали вплоть до серийного номера носителя, его признаков или каких-либо физических свойств и др.

В законе есть своеобразная декларация сохранности информации при использовании ноу-хау. Лицензиат обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений, за разглашение которых несет ответственность (п. 2 ст. 1468, ст. 1472 ГК РФ). При этом лицензиару следует обратить внимание и на структуру компании-контрагента, которая может сыграть свою роль в целях сохранности сведений. Например, при передаче информации представителю лицензиата последний не всегда понимает, что он получает, или понимает, но не осознает своих обязаннос­­тей в связи с этим. Поэтому необходимо до передачи ноу-хау подумать о том, как реально в компании контрагента будет сохраняться режим секретнос­ти ноу-хау, и вести переговоры, отталкиваясь от этих данных: как, кто, когда будет использовать секрет производства, какие гарантии предоставляются при его использовании и др.

Вторая проблема заключается в том, чтобы определить предмет лицензионного договора. Сложность порождает особый характер предмета — информация, имеющая закрытый характер. Во-первых, ее необходимо разграничить с другими объектами интеллектуальных прав, во-вторых, сохранять ее суть в секрете до подписания договора. С одной стороны, ноу-хау существует до тех пор, пока о нем не сказали. С другой стороны, если в предмете договора не написано, что конкретно мы передаем, то и договора нет. По сути, это две взаимоисключающие позиции. Обычно при заключении договора предмет стараются описывать, избегая раскрывать сущность секрета производства, а описывая цели и результаты, на получение которых он направлен.

Однако тут кроется еще одна опасность. При заключении сделки проблем может и не возникнуть, но они, вероятно, появятся позднее — после платежа или, по крайней мере, после подписания договора может возникнуть проблема с полезностью ноу-хау и экономическим эффектом от его использования. Поэтому еще на этапе переговоров необходимо удостовериться, что ноу-хау может быть использовано лицензиатом, причем именно таким образом, что искомый результат может быть достигнут.

Госрегистрация договора и сублицензия: быть или не быть?

Госрегистрация ноу-хау не является обязательной, но необходима, если предмет лицензионного договора включает в себя иные объекты интеллектуальных прав, передача которых подлежит государственной регистрации (смешанный лицензионный договор).

По словам А. Большакова, далеко не все, что создано разработчиками или инженерами компаний, может быть запатентовано. Тем более что получение патента требует больших затрат: временных, трудовых и иных. Если на предприятии постоянно производится что-то новое как результат интеллектуального труда, большинство таких РИД может и не быть защищено патентом, а передается в качестве ноу-хау путем заключения лицензионного договора, что гораздо проще.

Не стоит забывать также, что при непосредственной регистрации договора может прои­­зойти утечка информации. Поэтому если необходимость госрегистрации РИД все же появляется, то можно регистрировать не сам лицензионный договор, а выписку из него, не раскрывая важные детали, не существенные для целей регистрации.

Но бывает, что в лицензионном договоре предмет описан слишком размыто, поскольку большая детализация лишит его статуса секретности. В этом случае, для того чтобы избежать риска оспаривания прав на РИД, А. Большаков советует включить в договор РИД, права на которые защищены патентами. Такой договор, безусловно, придется зарегистрировать как смешанный (ст. 1369 ГК РФ). Однако в отношении ноу-хау такой договор вступает в силу с момента подписания, для каждого патента — с момента его регистрации (п. 3 ст. 433 ГК РФ).

А. Большаков также обратил внимание на такое явление, как сублицензия, когда в правоотношении, помимо лицензиара и лицензиата, появляется посредник. Это может иметь место в случае заключения лицензионного договора с одной из компаний холдинга, либо с подрядчиком, который впоследствии захочет привлечь субподрядчика. При этом могут быть как ситуации, когда лицензиат заведомо знает, кто будет конечным пользователем ноу-хау, так и случаи, когда конечный пользователь заранее неизвестен.

При участии третьего лица рис­ки передачи ноу-хау останутся теми же, только с большим объемом риска. Разгласить информацию теперь могут не только лицензиат и лицензиар или их сотрудники, но и суб­лицензиат и его штат. Напрашивается выход — заключить договор с лицензиатом, а сами секреты передавать непосредственно конечному пользователю. Но в этом случае сложнос­ти добавляет то, что лицензиат и сублицензиат должны быть равны в правах (нельзя по суб­лицензионному договору передать больше, чем по лицензионному). Помимо этого, если передача ноу-хау «в рамках сублицензионного договора» идет напрямую конечному пользователю в обход лицензиата, суб­лицензионный договор может быть признан агентским, а значит, налоговые льготы к нему не применимы (письма Минфина России от 05.03.2008 № 03-07-08/55, от 19.02.2008 № ­03-07-11/68, от 19.02.2008 № ­03-07-11/68).

Кроме того, необходимо сформулировать положения об обязательствах конкретных людей, которые примут носитель информации от имени сублицензиата, по аналогии с передачей ноу-хау в пользу лицензиата, о которой сказано выше.

Ноу-хау лицензионный договор

112. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ НОУ-ХАУ (ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА)

Ноу-xay – предназначенные для профессиональной деятельности граждан и юридических лиц сведения любого характера (технические, экономические, организационные и другие), к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель которых принимает меры к охране их конфиденциальности.

Ноу-хау для российского законодательства является новым объектом права. Регулируется частью 4 ГК РФ.

При возникновении и осуществлении исключительного права на ноу-хау не требуется его регистрации или соблюдения каких-либо иных формальностей.

Автор исключительного права на ноу-хау вправе передать другому лицу по договору исключительное право на ноу-хау либо разрешить использование его другому лицу по лицензионному договору (выдать лицензию).

Предметом такого договора является ноу-хау, поэтому существенным условием такого договора является описание передаваемого ноу-хау. В случае выдачи лицензии исключительное право на ноу-хау сохраняется у правообладателя.

Сторонами лицензионного договора являются лицензиар (обладатель исключительного права на ноу-хау) и лицензиат (лицо, имеющее право использования ноу-хау).

Форма договора должна быть письменной.

Как лицензиар, так и лицензиат обязаны соблюдать конфиденциальность ноу-хау в течение всего срока действия договора, а лицензиат – и по истечении срока договора о лицензии на это ноу-хау.

Использованием ноу-хау считается его применение в производственных, технических, экономических, организационных и других целях, в частности:

• в изготавливаемых изделиях;

• при изготовлении изделия;

• при реализации экономических и организационных решений.

Лицо, неправомерно получившее сведения о ноу-хау, не вправе его использовать. При разглашении или использовании этих сведений нарушитель обязан возместить убытки, причиненные правообладателю. Такая же ответственность возлагается и на работников, разгласивших сведения о ноу-хау вопреки трудовому договору, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.

Незаконное разглашение или использование сведений о ноу-хау без согласия его правообладателя, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности и причинившее крупный ущерб, влечет уголовную ответственность (ст. 183 УК).